Metodologia de análise pericial de quebra de patente

O termo correto seria: Metodologia de análise pericial de contrafação patentária. Trata-se da utilização de metodologia para estudar como a perícia deve identificar a contrafação patentária, isto é, como uma objeto incriminado pode ou não ter infringido uma patente de um objeto protegido.

Utilizando como base o trabalho de conclusão de mestrado do Sr. Dr. Adriano Marcelo Gazzola Bedin (2018), que pode ser acessado no seguinte link:

Contrafação de patentes por equivalência no Brasil

Introdução

A análise de casos de contrafação de patentes demanda uma abordagem interdisciplinar que transcende o simples escopo técnico. Enquanto a expertise técnica é vital para avaliar a similaridade entre a patente original e a alegada infração, é igualmente crucial que o perito compreenda e aplique os princípios jurídicos delineados na legislação de proteção de patentes industriais brasileira. Nesse contexto, o perito não pode se limitar apenas ao conhecimento de sua área técnica, mas deve também interpretar a lei para uma conclusão abrangente e embasada. Este requisito é evidenciado pela complexidade intrínseca da determinação de contrafação, onde a compreensão não só da tecnologia envolvida, mas também do enquadramento legal, é essencial. Neste contexto, a presente abordagem detalha um método que se baseia no trabalho do Dr. Bedin, destacando a importância de integrar conhecimentos técnicos e jurídicos para uma análise completa e precisa em casos de violação de patentes.

• Conceito de patente

O trabalho acadêmico de mestrado apresentando pelo Sr. Dr. Adriano Marcelo Gazzola Bedin (2018) destaca a natureza e as ramificações legais associadas à patente, um título concedido pelo Estado que proporciona exclusividade temporária de exploração de uma tecnologia específica e/ou processo de produção, ao seu detentor.

Uma patente é um título concedido pelo Estado que propicia a seu titular a exclusividade temporária de exploração de uma determinada tecnologia. (BEDIN, 2018)

• Da constituição da carta patentária

A carta patente consiste basicamente em três elementos: relatório descritivo, reivindicações e desenhos. O relatório descreve o contexto, destacando novidades e inventividade.

A função do relatório descritivo é delimitar o espaço reivindicável82. Assim, um relatório descritivo bem redigido apresenta o problema resolvido pela patente, as soluções até então conhecidas, a novidade e objetivos da invenção (ou do modelo) e, por fim, expõe detalhadamente a solução técnica (ou a nova forma) proposta. (BEDIN, 2018)

Os desenhos facilitam a compreensão, mas não são obrigatórios em patentes de invenção, especialmente para conceitos abstratos.

Os desenhos tem a função de auxiliar a compreender a descrição e a interpretar as reivindicações e não são obrigatórios em uma patente de invenção79, inclusive porque algumas invenções não têm forma física definida, como processos industriais, composições químicas, medicamentos e invenções relacionadas a programas de computador. Evidente que algumas invenções somente são compreensíveis conjugando a descrição com desenhos que permitam a sua visualização espacial, como é o caso, por exemplo, de tecnologias mecânicas. Deve se ressaltar que os desenhos são apenas exemplificativos de concretizações preferenciais da invenção, não estando a proteção da patente reduzida apenas a estes exemplos80. (BEDIN, 2018)

As reivindicações especificam o que é novo e inventivo na invenção, delimitando a proteção.

A função das reivindicações pode ser analisada em dois momentos diferentes. Antes de a patente ser concedida, as reivindicações servem para o inventor indicar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o que considera ser a sua invenção e sobre o que deseja ter exclusividade, cabendo ao instituto analisar estas reivindicações, à luz da lei da propriedade industrial e do estado da técnica, podendo chegar a três resultados: ou conceder a patente tal como reivindicada, ou limitar a proteção pleiteada ou indeferir o pedido de patente84. O papel do advogado de patentes é pleitear a máxima proteção que considera cabível, já o papel do escritório de patentes é impedir que o titular obtenha uma proteção injustificada diante do estado da técnica. Depois de a patente ser concedida, após eventuais pareceres do examinador e manifestações do depositante, em um processo dialético que em tese deve culminar na proteção justa, as reivindicações passam a ter a função de definir os limites e o alcance da proteção conferida. Segundo Borges Barbosa: “[…] as reivindicações constituem o elemento de definição do direito do titular da patente85. Para enfatizar a importância das reivindicações, a doutrina especializada costuma fazer uma série de analogias com a propriedade de bens materiais, comparando-as com a cerca que delimita a propriedade, ou ainda, com a descrição da terra no registro de imóveis86. A ideia principal é: o que não está reivindicado não está protegido pela patente. (BEDIN, 2018)

Em patentes de modelo de utilidade, os desenhos são obrigatórios, já que protegem a forma do objeto e dependem da representação visual para compreensão adequada. Vale notar que os desenhos são exemplos, não limitando a proteção da patente a essas representações.

1. Da contrafação

A contrafação, que envolve a reprodução não autorizada da matéria protegida pela patente, é considerada um ilícito sujeito a consequências tanto na esfera cível quanto penal. Na esfera cível, a contrafação resulta em ações indenizatórias por perdas e danos, buscando também uma ordem judicial para cessar o ilícito. Na esfera penal, a contrafação é tratada como crime contra patente.

A contrafação é a reprodução não autorizada da matéria protegida pela patente, sendo um ilícito que pode ter repercussões tanto na esfera cível como penal. (BEDIN, 2018)

• Da necessidade da repressão à contrafação

É importante evidenciar a imprescindibilidade da repressão eficaz à contrafação patentária para assegurar a evolução tecnológica. A capacidade do sistema de patentes em promover o desenvolvimento econômico está intrinsecamente ligada à sua eficácia na inibição da reprodução não autorizada de tecnologias patenteadas. A contrafação, ao permitir a comercialização de produtos a preços próximos ao custo marginal, desvia clientela dos detentores de patentes, reduzindo seus lucros e, consequentemente, desencorajando o retorno do investimento em pesquisa e desenvolvimento.

No entanto, BEDIN (2018) aponta para a necessidade de equilíbrio para evitar excessos de superproteção que poderiam resultar em um monopólio injustificado de um processo ou produto. O risco reside na aplicação de medidas punitivas tão amplas que, inadvertidamente, desestimulem a competição e restrinjam o acesso a tecnologias essenciais. Isso pode prejudicar a dinâmica do mercado e inibir o progresso tecnológico ao criar barreiras excessivas à entrada de novos concorrentes e à disseminação de inovações.

O equilíbrio é, portanto, essencial para garantir que a repressão à contrafação não resulte em uma superproteção que prejudique a concorrência saudável e a difusão de conhecimento. A legislação de patentes deve ser aplicada de maneira apropriada, garantindo que os detentores de patentes sejam devidamente protegidos, mas sem impor restrições injustificadas ao uso legítimo de tecnologias similares ou derivadas.

A contrafação é um problema sério e, se não for reprimida de forma eficaz, pode comprometer a capacidade do sistema de patentes para promover o desenvolvimento econômico. O fato de não ter incorrido nos custos de criação permite ao contrafator comercializar o seu produto com um preço próximo do custo marginal. Os preços inferiores praticados desviam parte da clientela do titular da patente e diminuem seus lucros, dificultando que obtenha o retorno do investimento realizado na criação da tecnologia, o que ao final impacta negativamente no incentivo para atividades de pesquisa e desenvolvimento. A conclusão é que para incentivar o investimento em inovação não basta ter uma legislação de patentes adequada, os meios para fazer valer a lei também devem ser eficientes, o que faz com que o Poder Judiciário desempenhe um papel decisivo para que o sistema de propriedade industrial cumpra sua finalidade, ao desencorajar a contrafação, fazer cessar o ilícito e permitir que o titular da patente recomponha o prejuízo sofrido através de indenizações.

Em uma ação por contrafação de patente, uma questão fundamental é determinar se a matéria protegida está sendo violada e para tanto há uma multiplicidade de conceitos básicos que são indispensáveis para obter esta resposta. (BEDIN, 2018)

A conclusão é que, embora a repressão à contrafação seja crucial para preservar os incentivos à inovação, deve ser realizada com sensibilidade para evitar excessos que possam impactar negativamente a concorrência e a difusão de conhecimento, assegurando um ambiente propício ao desenvolvimento tecnológico equilibrado e ao acesso amplo a avanços científicos.

• Da necessidade pericial

Tanto na esfera cível quanto na criminal, a prova pericial desempenha um papel crucial, uma vez que o juiz depende de um profissional com conhecimento técnico na área da patente para avaliar se houve contrafação.

A prova pericial é de suma importância em ambas, pois para aferir a ocorrência de contrafação, o juiz necessita de um profissional com conhecimento técnico na área da patente, que possa compreender a tecnologia envolvida e compará-la funcionalmente com a suposta contrafação. (BEDIN, 2018)

• Da complexidade pericial

A complexidade surge na exigência de habilidade pericial especializada para avaliar a reprodução não autorizada dos elementos protegidos pela patente, uma questão que se considera de caráter factual.

A dificuldade reside na determinação da reprodução dos meios protegidos pela patente ser uma questão de fato, que necessita da expertise do perito, enquanto a determinação do escopo e alcance da patente é uma questão de direito, que envolve uma série de conhecimentos sobre propriedade intelectual. (BEDIN, 2018)

Não obstante à competência técnica específica, a definição do escopo e alcance da patente constitui uma questão legal, envolvendo conhecimentos específicos em propriedade intelectual. Isso destaca a natureza interdisciplinar do sistema de patentes, onde a análise jurídica é crucial para compreender não apenas a tecnologia subjacente, mas também a extensão da salvaguarda conferida pela patente.

Poderíamos afirmar que uma análise interdisciplinar é inerente ao sistema de patentes, já que estamos tratando de uma construção jurídica destinada a proteger uma criação tecnológica. Em outros termos, não basta ao perito o conhecimento profissional comum de sua área de atuação. Para determinar se o objeto incriminado reproduz a matéria protegida pela patente ele deve também compreender qual é a matéria efetivamente protegida, o que somente é possível por uma análise jurídica. (BEDIN, 2018)

Em resumo Sr. Dr. Adriano Marcelo Gazzola Bedin (2018) atinge a conclusão de que o Perito deve possuir não apenas conhecimento técnico em sua área, mas também compreensão jurídica para realizar uma perícia eficaz em casos de contrafação de patentes.

Em conclusão, o perito deve conhecer uma série de regras básicas, não relacionadas à sua área de conhecimento, que são indispensáveis para realizar uma perícia em um caso de contrafação de patentes. (BEDIN, 2018)

• Da complexidade pericial

O papel do Perito nomeado à identificação de infrações de patentes é de suma importância, destacando-se como uma das funções preliminares cruciais. Ao analisar minuciosamente os relatórios e desenhos associados à patente em questão, o Perito desempenha um papel central na determinação da validade e extensão da proteção conferida pelo título patentário.

As reivindicações, cuidadosamente elaboradas durante o processo de concessão da patente, representam a base para a delimitação do escopo e alcance da proteção legal. O Perito, ao examinar detalhadamente essas reivindicações, busca compreender a intenção do depositante e como cada elemento foi expresso. Este processo é crucial para identificar eventuais contrafações, pois a reprodução não autorizada de elementos protegidos requer uma análise minuciosa das características específicas mencionadas nas reivindicações patentárias.

Os relatórios e desenhos, produtos do embate entre o examinador de patentes e o depositante durante o processo de concessão, oferecem insights valiosos sobre a configuração técnica da invenção. O Perito, munido de expertise técnica e conhecimento jurídico, avalia a conformidade da suposta infração com as características explicitadas nesses documentos, proporcionando uma análise abrangente da situação.

A interpretação cuidadosa dos detalhes dos relatórios e desenhos permite ao Perito determinar se a infração alegada corresponde efetivamente àquilo que foi protegido pela patente. Essa abordagem específica é crucial, pois as nuances na redação e representação gráfica podem ter implicações significativas na interpretação do escopo da patente.

Dependendo do modo como estão redigidas e estruturadas as reivindicações, a proteção da patente será maior ou menor. Nada em um quadro reivindicatório é aleatório, tudo foi cuidadosamente concebido para obter uma determinada proteção jurídica, normalmente tendo sido resultado de vários embates entre o examinador de patentes e o depositante do pedido, até que um escopo considerado adequado fosse atingido e a patente fosse concedida. Em um momento posterior à concessão da patente, diante de uma suposta contrafação, não se pode esperar nada menos do que toda a análise ser realizada em função das reivindicações, como determinado por lei, levando em consideração o que foi reivindicado e como foi reivindicado. (BEDIN, 2018)

Em resumo, ao compreender as reivindicações patentárias e interpretar os elementos técnicos apresentados nos documentos associados, entendendo que nada na parente foi discutido atoa, o Perito contribui significativamente para a determinação da validade e extensão da proteção conferida pela patente em questão, desempenhando um papel crucial na esfera jurídica e técnica desse contexto complexo.

• Da doutrina da equivalência

No contexto da análise pericial em casos de infração de patentes, a aplicação da doutrina da equivalência é imperativa. O Perito, ao examinar o objeto protegido pela patente e o supostamente incriminado, deve buscar elementos de equivalência. Essa abordagem visa determinar se os elementos acusados são substancialmente equivalentes àqueles definidos nas reivindicações patentárias, seja por reprodução literal ou substituição por elementos considerados equivalentes.

A doutrina da equivalência, conforme BEDIN (2018), ao reconhecer a infração não literal, busca assegurar que a proteção conferida pela patente não seja diminuída a ponto de desproteger injustamente o detentor da patente. Por outro lado, também visa evitar uma interpretação tão ampla que resulte em superproteção, prejudicando o equilíbrio necessário entre os interesses privados e públicos.

Assim, o Perito, ao utilizar a doutrina da equivalência, deve realizar uma análise detalhada dos elementos em questão, considerando sua funcionalidade e características específicas. Deve também aplicar os testes de equivalência existentes, compreendendo as perguntas essenciais a serem feitas sobre os elementos incriminados. Essa abordagem visa garantir que a interpretação da equivalência de forma balanceada.

A doutrina da equivalência reconhece uma forma de infração não literal e visa estender o escopo das reivindicações para alcançar alterações não substanciais. Deste modo, tendo como ponto de partida as reivindicações, o intérprete deve comparar os elementos protegidos com os elementos incriminados e verificar se são equivalentes. Para aferir se um elemento é equivalente, o intérprete tem que saber quais perguntas sobre o elemento incriminado fazer, isto é, deve conhecer os testes de equivalência existentes e como aplicá-los.

A proteção não pode ser nem tão pequena que torne a patente inócua e inútil para seu titular, o que desestimularia o desenvolvimento econômico, e nem tão extensa que subtraia indevidamente da sociedade algo que deveria estar em domínio público. (BEDIN, 2018)

Portanto, o Perito desempenha um papel crucial na busca por elementos de equivalência, garantindo uma análise justa e equilibrada, que respeita os limites da doutrina da equivalência e preserva o adequado equilíbrio entre os direitos do titular da patente e o interesse coletivo.

• Dos desafios da equivalência

Em seu trabalho de conclusão de metrado BEDIN (2018) ressalta o desafio fundamental na análise de equivalência no contexto de infração de patentes: a possibilidade de que processos distintos possam alcançar o mesmo resultado, ou que processos ou produtos idênticos possam gerar resultados diferentes. Essa complexidade acrescenta uma camada de subjetivismo à avaliação, uma vez que a determinação de equivalência não é estritamente objetiva, exigindo uma interpretação sensível e criteriosa.

A variação nos métodos de implementação ou nas características específicas dos produtos pode resultar em desafios consideráveis ao identificar a equivalência. Por exemplo, diferentes processos técnicos podem conduzir a resultados idênticos, enquanto processos ou produtos semelhantes podem, em alguns casos, gerar desfechos distintos. Isso destaca a natureza multifacetada da equivalência, demandando uma compreensão profunda das particularidades técnicas e jurídicas envolvidas.

A subjetividade inerente à avaliação de equivalência torna-se evidente quando se reconhece que a percepção de equivalência pode variar entre diferentes especialistas. Nesse cenário, o papel do Perito é crucial, pois cabe a ele lidar com o subjetivismo inerente a esse processo. A sistematização cuidadosa de critérios e a aplicação consistente de testes de equivalência são essenciais para garantir uma análise justa e equitativa.

Na prática, dificilmente é submetida à apreciação do Judiciário uma contrafação literal. O produto ou processo incriminado sempre apresenta diferenças, maiores ou menores, em relação ao objeto protegido pela patente, ou porque se trata de uma diferente concretização da mesma solução para o problema5, ou porque se trata de uma tentativa deliberada de mascarar a cópia. O copiador geralmente faz modificações apenas estéticas que não alteram a funcionalidade ou substituições que sabe ser adequadas para chegar ao mesmo resultado para burlar a patente. Em outras palavras, a regra é a infração por equivalência, do que se depreende a importância da correta aplicação da doutrina da equivalência. (BEDIN, 2018)

Diante da complexidade e da natureza subjetiva da equivalência, o Perito deve exercer cautela e diligência ao conduzir a análise. Sua expertise técnica e conhecimento jurídico tornam-se ferramentas essenciais para interpretar e aplicar adequadamente a doutrina da equivalência. A sistematização dos critérios utilizados na avaliação contribui para mitigar a subjetividade inerente, fornecendo uma base mais sólida para a conclusão pericial. Em última análise, a correta gestão desse desafio é crucial para garantir que a análise de equivalência seja conduzida de maneira justa e precisa, respeitando os interesses de todas as partes envolvidas no processo de infração de patentes.

• Da insegurança jurídica imposta pela análise equivocada

Apontado por BEDIN (2018) como sendo uma das principais causas das falhas em análises periciais, no que tange patentes, a confiança plena do Juiz no parecer do Perito, embora este seja um competente técnico em sua área, mas possivelmente não possua a mesma competência jurídica para interpretar a legislação, pode resultar em análises equivocadas de equivalência em casos de infração de patentes. BEDIN destaca a tendência do Juiz de acatar cegamente as conclusões do Perito, presumindo que o profissional técnico possui não apenas o conhecimento técnico necessário, mas também uma compreensão adequada dos aspectos jurídicos envolvidos.

O problema essencial reside na possível lacuna de conhecimento jurídico do Perito, apesar de sua competência técnica. A infração de patentes, como delineado preteritamente, não é apenas uma questão técnica, mas também envolve considerações jurídicas essenciais. A interpretação adequada das reivindicações patentárias, a aplicação da doutrina da equivalência e a avaliação dos limites legais na análise de infrações exigem uma compreensão aprofundada da legislação de propriedade intelectual.

Ao confiar exclusivamente nas conclusões do Perito, o Juiz pode inadvertidamente aceitar interpretações de equivalência que carecem de embasamento jurídico sólido. A falta de discernimento do Perito sobre os critérios legais relevantes para determinar a equivalência pode resultar em conclusões técnicas imprecisas ou incompletas.

Supõe-se que o motivo seja a falta de conhecimento de propriedade industrial pelos peritos e juízes, bem como a falta de critérios bem definidos para determinar a equivalência. Em particular, o juiz, que é o destinatário da prova e tem uma extensa formação jurídica, que em tese deveria lhe permitir determinar o escopo e alcance de uma patente, acata cegamente as conclusões do perito, sem verificar se a perícia foi norteada pelos critérios jurídicos corretos. Parte-se do princípio de que o perito é um profissional qualificado em sua área e esquece-se que este tipo de perícia envolve uma série de considerações de ordem jurídica além das tecnológicas. A questão não é se o perito sabe comparar tecnicamente o objeto protegido e o objeto incriminado, obviamente que sabe. A questão é se o perito sabe como utilizar seu conhecimento profissional para aferir a contrafação de uma patente, ou seja, se sabe quais os elementos que são relevantes do modo como a patente foi reivindicada e se tem critérios jurídicos objetivos para determinar quais elementos seriam considerados equivalentes. Não basta que o perito tenha a capacidade para entender tecnicamente o objeto protegido e o objeto incriminado, ele deve saber o que comparar e como comparar. (BEDIN, 2018)

Portanto, a plena confiança do Juiz no parecer técnico do Perito, sem uma avaliação crítica dos fundamentos jurídicos subjacentes, pode comprometer a precisão e justiça na análise de equivalência em casos de infração de patentes. Para evitar equívocos, é essencial que o Juiz esteja ciente da importância de assegurar que a perícia técnica seja devidamente alinhada com os princípios legais, e que a expertise do Perito abranja não apenas a área técnica, mas também os aspectos jurídicos pertinentes à legislação de propriedade intelectual.

• Patente de invenção e de modelo de utilidade

A diferença substancial entre uma patente de invenção e uma patente de modelo de utilidade reside nas características específicas que cada modalidade abrange, levando em consideração o grau de avanço técnico, a natureza da contribuição ao estado da técnica e o propósito de cada forma de proteção patentária.

Para BEDIN (2018), uma invenção se refere a uma solução técnica inovadora para um problema técnico específico. Essa solução é caracterizada por uma concepção nova que resulta em uma funcionalidade técnica inédita, gerando um novo resultado ou efeito técnico. O critério de inventividade para a concessão de uma patente de invenção é elevado, exigindo uma contribuição significativa e não óbvia em relação ao estado da técnica existente. A proteção conferida por uma patente de invenção é ampla, abrangendo tanto a concepção quanto a funcionalidade técnica associada, visando a máxima tutela da criação industrial. A finalidade da patente de invenção é proteger inovações radicais e revolucionárias no campo tecnológico, buscando salvaguardar contribuições que representem avanços substanciais na técnica.

Tanto a invenção como o modelo de utilidade são criações utilitárias de caráter técnico, o que diferencia uma da outra é o grau de avanço que representam em relação ao estado da técnica44, que é aferido pelo nível de inventividade necessário para criá-las. Assim, Denis Borges Barbosa as classifica pela finalidade, afirmando que se destinam a proteger diferentes níveis de atividade inventiva45. Dentro desta lógica, uma invenção é uma solução técnica nova para um problema técnico, o que lhe confere um status de criação industrial maior, que a credencia a receber a máxima proteção do ordenamento, tanto na vigência como no alcance46. (BEDIN, 2018)

Por outro lado, uma patente de modelo de utilidade protege uma nova forma ou disposição aplicada a um objeto de uso prático. Caracteriza-se pela obtenção de maior comodidade ou melhoria funcional em relação a uma forma ou disposição já existente. O requisito de inventividade para a concessão de uma patente de modelo de utilidade é menor em comparação com uma patente de invenção, permitindo contribuições técnicas incrementais e avanços menores no estado da técnica. A proteção conferida por uma patente de modelo de utilidade é mais restrita, focalizando-se na forma ou disposição específica do objeto. O escopo de proteção é mais estreito em comparação com uma patente de invenção. A finalidade da patente de modelo de utilidade é tutelar pequenos avanços na técnica, sendo menos exigente quanto ao grau de inventividade.

Já o modelo de utilidade, por sua própria definição legal, é uma nova forma ou disposição aplicada a um objeto de uso prático que resulta em melhoria funcional no uso ou na fabricação47, sendo considerado uma criação industrial menor, o que faz com que sua patente confira uma proteção também menor. A patente de modelo de utilidade foi criada na Alemanha no século XIX, tendo surgido em resposta a uma exigência dos industriais daquele país de uma forma de tutelar pequenos avanços na técnica, criações que teriam valor econômico associado, mas que não satisfariam os requisitos mais rígidos para obter uma patente de invenção. (BEDIN, 2018)

Assim, a distinção entre patente de invenção e patente de modelo de utilidade é essencialmente baseada na magnitude da contribuição técnica, com a primeira direcionada a inovações radicais e a segunda a avanços incrementais. Este entendimento é crucial para a correta aplicação e interpretação das normas jurídicas relacionadas à propriedade industrial.

• A relação da inventividade e a equivalência

BEDIN (2018) entende que para determinar a existência de contrafação por equivalência, é necessário avaliar se a substituição de elementos reivindicados por outros não caracteriza uma atividade ou ato inventivo. Em outras palavras, se a alteração ou substituição de elementos na implementação de uma tecnologia protegida pela patente não representa uma contribuição técnica significativa, então esses elementos podem ser considerados equivalentes.

A noção de equivalência em patentes por inventividade é relevante para estabelecer se uma implementação específica, embora não idêntica àquela reivindicada na patente, ainda assim infringe os direitos da patente. Isso reconhece que, em alguns casos, variações ou substituições podem ser equivalentes em termos de contribuição técnica, e, portanto, sujeitas à proteção patentária.

A inventividade tem especial importância na determinação da contrafação de patentes por equivalência, pois como veremos posteriormente, consideram-se equivalentes a um elemento reivindicado todos os elementos diversos cuja substituição não caracteriza atividade inventiva, no caso de uma invenção, ou ato inventivo, no caso de um modelo de utilidade. (BEDIN, 2018)

Assim, a avaliação da inventividade torna-se crucial na análise de contrafação por equivalência, fornecendo um critério fundamental para determinar se elementos substituídos ou modificados em uma implementação ainda estão dentro do escopo da proteção patentária.

• A delimitação como regra de exclusão

Para que a reivindicação proteja a patente, mas não exceda a propriedade, imperial a delimitação do objeto tutelado. Inaugura-se então a figura da regra de exclusão como delimitação fronteiriça. No Brasil, o sistema de reivindicações periféricas é adotado, onde o inventor lista as características essenciais de sua invenção para definir os limites da proteção.

Uma regra de exclusão, como é o caso da propriedade industrial, requer a clara delineação das fronteiras da propriedade87. Coerente com esta necessidade, o Brasil adota o sistema de reivindicações periféricas. Neste sistema, o inventor deve indicar os limites da matéria protegida, através da listagem das características necessárias e suficientes de sua invenção (ou modelo), visando publicitar a extensão das concretizações protegidas, para permitir investimento eficiente em inovação88, uma vez que terceiros saberão quais as características que não podem ser reproduzidas. (BEDIN, 2018)

Tal regra de exclusão visa divulgar e/ou publicizar a extensão das implementações protegidas, facilitando investimentos em inovação, pois os interessados conhecerão os limites, reforçando assim a segurança jurídica da invenção.

Segundo Burk e Lemley, a abordagem das reivindicações periféricas considera que os termos das reivindicações formam uma espécie de cerca conceitual que define os limites dos direitos do titular da patente […](BEDIN, 2018)

No entanto, a precisão das reivindicações é um desafio, com disputas frequentes sobre o significado dos termos. Nos EUA, há ênfase na função informativa ao público das reivindicações, exigindo redação mais precisa. No Brasil, o INPI desempenha esse papel, recusando declarações genéricas e imprecisas, e exigindo correções para o deferimento do pedido. Em tais casos, o INPI levanta objeções que devem ser corrigidas pelo depositante para obter o deferimento91.

Para lidar com este problema, na jurisprudência americana dos últimos anos, os Tribunais tem dado ênfase na função de notícia ao público das reivindicações, ou seja, de divulgar qual a matéria cuja reprodução é proibida e, para tanto, exigindo mais precisão e exatidão na redação das reivindicações90. No Brasil este papel é realizado pelo INPI, que não aceita no quadro reivindicatório declarações genéricas, termos vagos e imprecisos, inconsistências com o relatório descritivo e desenhos, situações em que levanta objeções que devem ser sanadas pelo depositante do pedido a fim de obter o deferimento91. (BEDIN, 2018)

• Indivisibilidade das reivindicações

No direito brasileiro para infringir uma reivindicação de patente é preciso violar a reivindicação como um todo, reproduzindo todas as suas características de forma literal ou por equivalência. Embora seja possível uma infração parcial de patente quando todas as reivindicações não são violadas, não há a possibilidade de uma infração parcial de uma única reivindicação isoladamente considerada.

Uma vez compreendido que são as reivindicações que definem os limites da proteção e que devem ser comparadas com o suposto produto/processo contrafeito, deve-se afirmar que no direito brasileiro vigora a regra da indivisibilidade das reivindicações92, ou seja, para infringir uma reivindicação é preciso infringir a reivindicação por inteiro, reproduzindo todas as características reivindicadas sem exceção, de forma literal ou por equivalência93. O nosso ordenamento jurídico prevê a infração parcial de patente, que ocorre quando não são violadas todas as 37 reivindicações, mas não existe infração parcial de uma reivindicação isoladamente considerada. (BEDIN, 2018)

• Reivindicações dependentes e independentes

Para avaliar a contrafação de uma patente, é essencial entender os tipos de reivindicações, entende BEDIN (2018).

A reivindicação independente define as características técnicas essenciais da invenção. Essa reivindicação estabelece os elementos fundamentais sem os quais a solução proposta não funcionaria conforme pretendido, ou o efeito técnico desejado não seria alcançado.

Uma reivindicação independente protege as características técnicas essenciais à realização da invenção96. Por características técnicas essenciais entendem-se as características sem as quais a solução proposta não é alcançada ou o efeito técnico pretendido não é obtido, ou seja, a eliminação de qualquer uma das características reivindicadas acarreta no não funcionamento da invenção. Em outros termos, a reivindicação independente protege o núcleo duro da solução técnica proposta. Se a reivindicação compreende as características imprescindíveis para a invenção

funcionar, decorre de forma lógica e natural que para infringir a patente é absolutamente mandatório infringir pelo menos uma reivindicação independente. Em resumo, não existe contrafação de patente sem a reprodução de todas as características de pelo menos uma reivindicação independente. (BEDIN, 2018)

Em termos mais simples, a reivindicação independente atua como uma espécie de espinha dorsal da patente, destacando as características-chave que são consideradas vitais para a invenção. Para violar uma patente, é necessário reproduzir pelo menos uma reivindicação independente, pois essa reprodução é crucial para replicar o núcleo essencial da solução técnica proposta.

As reivindicações dependentes em uma patente são declarações adicionais que se baseiam nas reivindicações independentes, acrescentando-lhes detalhes específicos, características opcionais ou meios particulares relacionados à invenção. Elas fornecem uma proteção mais restrita, cobrindo elementos mais específicos da invenção. A inclusão dessas reivindicações tem várias vantagens estratégicas.

Ao apresentar várias reivindicações dependentes, a probabilidade de que um infrator viole um maior número de elementos de forma literal aumenta. Isso reduz a margem para argumentações de que certos elementos não estão cobertos pelos termos mais amplos da reivindicação independente.

Quanto mais ampla uma reivindicação maior seu escopo e mais fácil impedir

um eventual contrafator, mas também é mais fácil encontrar uma anterioridade que antecipe a reivindicação e invalide a patente. A inclusão de reivindicações dependentes protegendo características opcionais, detalhamentos e meios específicos, ou seja, reivindicações com uma proteção mais estrita, serve como garantia, pois estes elementos podem subsistir e permitir a manutenção da patente, caso alguma anterioridade antecipe e invalide as reivindicações independentes mais amplas108. Além disto, as reivindicações dependentes são úteis para dar concretude, explicar e diferenciar alguns dos termos mais abstratos usados nas reivindicações independentes, permitindo que juízes e intérpretes tenham um ou mais exemplos do tipo de elementos que estão cobertos pelos termos amplos das reivindicações independentes e possam mais facilmente extrapolar para outros elementos equivalentes109. Por fim, quanto mais reivindicações dependentes forem apresentadas, maior a probabilidade que um contrafator acabe infringindo um maior número de elementos de forma literal, não deixando margem para argumentações de que determinado elemento não está coberto pelos termos mais amplos da reivindicação independente. (BEDIN, 2018)

• A infração à patente

A infração de uma patente, após a interpretação das reivindicações, é determinada comparando o objeto protegido com o objeto acusado. Essa comparação visa verificar se todas as características essenciais da invenção estão sendo reproduzidas, especialmente aquelas mencionadas em uma reivindicação independente.

Uma vez interpretadas as reivindicações, pode-se determinar se uma patente está sendo infringida ou não, através da comparação do objeto protegido com o objeto incriminado, notadamente verificando se todos os meios essenciais constitutivos da invenção estão sendo reproduzidos126 (ou todas as características de forma ou disposição responsáveis pela melhoria funcional do modelo de utilidade). (BEDIN, 2018)

O ponto crucial é que a avaliação de contrafação deve se concentrar nas semelhanças entre os objetos, não nas diferenças. Mesmo se houver características adicionais inovadoras no objeto acusado, a contrafação ainda pode ocorrer se as características essenciais da invenção estiverem presentes. Em resumo, para que ocorra a infração de uma reivindicação, o objeto acusado deve replicar todas as características essenciais dessa reivindicação; se possuir mais elementos, a infração continua; se tiver menos, a contrafação é descartada.

Balmes Vega Garcia nos lembra de que a contrafação deve ser apreciada pelas semelhanças e não pelas diferenças, pois reproduzidas as características essenciais, eventuais diferenças são irrelevantes127. Mesmo que as diferenças sejam características adicionais que em si são inventivas, não está descaracterizada a contrafação, uma vez que a condição necessária e suficiente, que é o objeto incriminado apresentar as características essenciais, está satisfeita128. Podemos sintetizar a lógica envolvida, ao afirmar que para infringir uma reivindicação o objeto incriminado deve ter todos os elementos da reivindicação, se tiver mais elementos continua infringindo, se tiver menos está descaracterizada a contrafação129. (BEDIN, 2018)

1. Infração literal

Ocorrer quando todos os elementos reproduzidos no objeto acusado são exatamente iguais às definições dadas na reivindicação da patente. Em outras palavras, não há divergências ou interpretações, pois a correspondência é direta e evidente. Após determinar o significado dos termos na reivindicação, fica claro que todos os elementos estão sendo reproduzidos conforme definido na patente.

Há infração literal quando há uma exata coincidência de todos os elementos reproduzidos no objeto incriminado com as definições que lhes foram dadas na reivindicação130. Uma vez determinados os significados dos termos da reivindicação, a correspondência é direta e evidente. (BEDIN, 2018)

A infração literal pode ocorrer de duas maneiras: por reprodução servil ou por variantes de execução.

• Reprodução servil

Na reprodução servil, há uma cópia exata do objeto protegido, sem deixar espaço para dúvidas.

Na reprodução servil há uma cópia idêntica do objeto protegido, não ensejando maiores dúvidas, enquanto na Doutrina das variantes de execução existem diferenças que são insignificantes e insuficientes para afastar a contrafação131. (BEDIN, 2018)

• Variantes de execução

Na Doutrina das variantes de execução, mesmo que existam diferenças, estas são consideradas insignificantes para afastar a contrafação131.

Como o próprio nome indica, as variantes de execução são alterações decorrentes de diferentes decisões de ordem prática ao executar o mesmo conceito (maior ou menor dimensionamento de um elemento, mudança de material, ligeiras modificações na forma e/ou disposição de elementos no conjunto, diferentes proporções, etc.), sem que decorram maiores consequências funcionais. (BEDIN, 2018)

As variantes de execução referem-se a alterações práticas feitas ao executar o mesmo conceito, como mudanças de tamanho, materiais, formas ou disposições de elementos, sem acarretar grandes mudanças funcionais. É importante destacar que essas alterações podem ser feitas intencionalmente para disfarçar a cópia. O ponto crucial é que essas diferenças são apenas estéticas, alterando a aparência do objeto sem modificar seu funcionamento. Se os elementos permanecem os mesmos, desempenham as mesmas funções e alcançam os mesmos resultados, mesmo com pequenas modificações estéticas, considera-se uma variante de execução e há infração literal da matéria protegida.

O importante é constatar que as diferenças são apenas estéticas, mudam somente a aparência do objeto sem modificar seu funcionamento. Os elementos são os mesmos, realizam as mesmas funções e chegam ao mesmo resultado. (BEDIN, 2018)

Em seu trabalho BEDIN (2018) até apresenta um exemplo de variabilidade para concretizar a contextualização, apresentando um caso prático.

Por exemplo, na patente é reivindicado um braço reto articulado a uma estrutura, no objeto incriminado o braço tem um formato curvo e está articulado a um ponto diferente da estrutura, ou seja, há uma mudança na forma do braço e na disposição da articulação. Se destas alterações não decorrer qualquer consequência funcional, afetando apenas a aparência do mecanismo, trata-se de uma variante de execução e há infração literal da matéria protegida. (BEDIN, 2018)

Por fim a infração da patente não se adstrita exclusivamente à literalidade, mas sim à equivalência, ampliando seu grau de abrangência.

Entretanto, conforme anteriormente afirmado, a infração de uma patente não se reduz apenas a infração literal, mas também compreende elementos equivalentes, já que ocorreu em 1996 à adoção expressa da Doutrina da equivalência pela Lei da Propriedade Industrial brasileira. (BEDIN, 2018)

• O teste da equivalência óbvia

O teste da equivalência óbvia é um método utilizado para avaliar se a substituição de elementos em uma invenção resulta no mesmo efeito e se o resultado seria previsível por um técnico no assunto. Esse teste é aplicado para determinar se uma variante de execução ou modificação nos elementos da invenção é equivalente ao que está reivindicado na patente. A análise detalhada desse teste será abordada mais adiante no texto.

Este teste, em que se questiona se o efeito da substituição é o mesmo e se o resultado seria previsível de forma óbvia por um técnico no assunto, é conhecido como teste da equivalência óbvia e será analisado de forma mais detalhada posteriormente. (BEDIN, 2018)

• Seu principal percalço

O problema com a equivalência óbvia é que ela pode não abranger casos em que as alterações são deliberadamente realizadas para escapar da obviedade, especialmente quando são feitas modificações superficiais para evitar se enquadrar na equivalência objetiva. Em outras palavras, se alguém fizer alterações destinadas a dissimular uma cópia ou infringir uma patente de maneira sutil, mas não óbvia, o teste da equivalência óbvia pode não detectar essas práticas.

O teste da equivalência óbvia geralmente se concentra em determinar se um técnico no assunto consideraria as mudanças como previsíveis ou se resultariam em um efeito equivalente. No entanto, se as alterações forem feitas de maneira a parecerem diferentes ou não óbvias, mesmo que produzam um resultado semelhante, o teste da equivalência óbvia pode não ser sensível o suficiente para detectar a infração.

Portanto, o desafio reside na capacidade de o teste da equivalência óbvia lidar com casos em que há manipulação intencional para escapar de alegações de obviedade, envolvendo modificações destinadas a parecerem não equivalentes objetivamente, mas que, na prática, resultam em uma cópia disfarçada.

• O teste da tripla identidade ou tripartite

O teste tripartite, também conhecido como teste de tripla identidade, é uma abordagem utilizada pelo judiciário americano para avaliar a equivalência de patentes. A base dessa doutrina é a teoria de que, se dois dispositivos desempenham a mesma função de maneira substancialmente idêntica e alcançam resultados substancialmente iguais, são considerados iguais. Segundo BEDIN (2018) esse princípio reflete a lógica empregada no caso Winans e continua a ser o teste predominante utilizado pelo judiciário americano na avaliação de equivalência de patentes. Ele envolve três etapas distintas:

Mesma função: Verifica se os elementos em questão desempenham substancialmente a mesma função. Isso significa avaliar se ambos os dispositivos têm como objetivo realizar uma tarefa ou função semelhante.

Mesmo modo: Analisa se os elementos executam essencialmente a mesma função da mesma maneira. Isso considera a abordagem ou o método empregado para realizar a função, buscando semelhanças significativas.

Mesmo resultado: Avalia se os elementos alcançam substancialmente o mesmo resultado. Isso implica verificar se os dispositivos produzem efeitos ou resultados finais notavelmente semelhantes ou idênticos.

Em resumo, o teste tripartite busca determinar a equivalência entre dispositivos patenteados, assegurando que eles não apenas desempenhem a mesma função, mas também o façam de maneira semelhante, resultando em efeitos comparáveis. Essa abordagem visa garantir que a proteção da patente não seja facilmente evitada por variações sutis nos dispositivos.

• A aplicação da equivalência como complemento da obviedade

Para contornar o problema da fuga da obviedade no teste de equivalência óbvia, em 1996, o ordenamento jurídico adotou a doutrina da equivalência na Lei de Propriedade Industrial (LPI). A doutrina da equivalência reconhece a possibilidade de considerar uma infracção de patente mesmo quando há modificações ou variantes que não são óbvias em termos de equivalência objetiva, mas ainda assim representam uma cópia disfarçada.

Essa doutrina amplia a proteção da patente ao reconhecer que a infração pode ocorrer não apenas quando há uma coincidência literal, mas também quando há uma equivalência substancial entre o objeto patenteado e o objeto acusado, mesmo que haja diferenças aparentes. Em outras palavras, a doutrina da equivalência permite que o tribunal considere casos nos quais as modificações realizadas visam deliberadamente evitar a detecção pela obviedade, mas ainda assim mantêm uma equivalência funcional.

A contrafação por equivalência é uma forma de infração não literal que visa expandir o alcance das reivindicações para que a proteção da patente não seja insuficiente para alcançar o resultado almejado pela propriedade industrial, que é incentivar o desenvolvimento tecnológico e econômico. A fim de satisfazer este objetivo, a equivalência procura alcançar situações em que um elemento da invenção (ou modelo) é substituído por um elemento diverso, que realiza a mesma função e chega a um resultado muito próximo, mas não necessariamente idêntico134. Quando se fala que os elementos são diversos na equivalência, significa que tem diferentes constituições no caso de um produto, ou uma maneira distinta de operar no caso de um processo, por resultados próximos entenda-se que não é necessário que os resultados sejam de mesmo grau ou qualidade, basta que sejam semelhantes, o resultado alcançado pelo meio equivalente pode ser até ligeiramente pior135. (BEDIN, 2018)

• Itens considerados obrigatórios

• Reivindicações

[…] como determinado pelo artigo 41 da lei da propriedade industrial, a proteção da patente é determinada pelas reivindicações e não há como determinar contrafação sem discutir quais são as características protegidas e como foram reivindicadas. (BEDIN, 2018)

• Reivindicações dependentes ou independentes

[…] para infringir uma patente é imprescindível violar pelo menos uma reivindicação independente e não se pode infringir uma reivindicação dependente isoladamente. (BEDIN, 2018)

• Regra da indivisibilidade das reivindicações

[…] não se possa falar de infração de uma reivindicação sem a reprodução de todos os elementos reivindicados.

[…] que a indivisibilidade das reivindicações tem como consequência lógica que todos os elementos reivindicados devem estar presentes para caracterizar a contrafação; (BEDIN, 2018)

• Análise por literalidade ou por equivalência

[…] a lei da propriedade industrial preveja que a contrafação pode ser literal ou por equivalência.

[…] uma patente não protege uma ideia, pelo contrário, o artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda a proteção de ideias, por serem consideradas concepções puramente abstratas destituídas de aplicação industrial, ou seja, por carecem da concretude necessária para obter a exclusividade. O que uma patente de invenção protege é uma solução técnica nova e esta solução tem limites claros e bem definidos, pois os elementos que a compõe estão circunscritos pelas reivindicações. Somente se pode considerar que ocorre contrafação se estes elementos forem literalmente reproduzidos ou substituídos por equivalentes.

A nossa legislação determina que a contrafação de uma patente pode ser literal ou por equivalência, então, uma vez constatado que não ocorre infração literal, é mandatório analisar se não ocorre infração por equivalência. (BEDIN, 2018)

• Critério de constatação da equivalência

[…] teste tripartite […]

[…] teste da equivalência óbvia.

• Metodologia sugerida pelo Dr. Bedin

1. Identificação da problemática

Ler o relatório para identificar a problemática que induziu a solicitação da patente. Identificação do estado da técnica, as novidades e objetivos inventivos, apreciando o descritivo concomitante ao seu desenho técnico.

1º Deve-se ler o relatório descritivo para compreender qual era o problema técnico que a patente visava resolver, qual era a tecnologia existente até o depósito do pedido de patente (estado da técnica) e como o objeto da patente altera o estado da técnica (novidade e objetivos da invenção/modelo). Em outras palavras, é necessário saber o que existia antes da patente para saber qual o avanço que esta representa em relação à técnica anterior. Uma vez feito isto se deve ler a descrição propriamente dita e conjugar o texto com os desenhos para compreender a tecnologia protegida. (BEDIN, 2018)

• Identificação dos limites de proteção

Ler as reivindicações para identificação dos limites, comparando assim com o objeto incriminado.

2º Ler as reivindicações tendo como base o relatório e os desenhos e interpretar o significado de cada termo, tendo consciência de que são as reivindicações e apenas as reivindicações que definem os limites da proteção e que devem ser comparadas com um produto ou processo incriminado. (BEDIN, 2018)

• Análise das reivindicações independentes

Comparar cada elemento das reivindicações independentes com o objeto incriminado, em busca de possível literal reprodutibilidade.

5º Uma vez interpretadas as reivindicações, deve-se comparar a reivindicação independente com o objeto incriminado, elemento a elemento, para ver se cada elemento reivindicado foi literalmente reproduzido. Importante destacar que é necessário analisar o funcionamento de cada elemento. Se um elemento for visualmente diferente e funcionar de mesmo modo, trata-se de uma variante de execução. Se forem reproduzidos todos os elementos, a patente está sendo infringida de maneira literal e pode-se passar a analisar as reivindicações dependentes. (BEDIN, 2018)

• Análise da equivalência

Da afastabilidade do método de análise literal, partir para a análise da equivalência dos elementos, submetendo a análise a dois testes primordiais: os testes da equivalência óbvia e/ou tripartite.

6º Havendo elementos na reivindicação independente que não são infringidos literalmente, é necessário analisar a equivalência dos elementos reivindicados com os elementos que os substituem no produto ou processo incriminado.

10º Se nenhum dos elementos acusados for privado de ser considerado equivalente pelos casos dos passos 7 ou 8, aferir a equivalência utilizando os testes da equivalência óbvia e tripartite. A comparação deve ser feita elemento a elemento, porém, um elemento reivindicado pode ser substituído por dois ou mais que tenham a mesma função (ou vice versa). No teste da equivalência óbvia, verificar se o elemento acusado proporciona o mesmo efeito e se a substituição decorre de maneira óbvia para um técnico no assunto, considerando que o limite da equivalência é a ausência de atividade inventiva ou de ato inventivo. No momento que uma substituição provocar um efeito técnico novo surpreendente em uma invenção ou melhoria funcional em um modelo de utilidade não pode ser considerada equivalente. No teste tripartite, verificar se os elementos tem a mesma função, se a satisfazem substancialmente de mesmo modo e se chegam substancialmente ao mesmo resultado. O resultado positivo de pelo menos um dos testes é suficiente para caracterizar a equivalência. (BEDIN, 2018)

• Do afastamento da contrafação

Não estando presentes os requisitos de infração de cada elemento da reivindicação independente, no formato literal ou equivalente, não há que se falar em contrafação.

11º Se cada elemento da reivindicação independente não for infringido de forma literal ou equivalente está descartada a contrafação e não é necessário analisar as reivindicações dependentes. (BEDIN, 2018)

• Da confirmação da contrafação

Confirmando a infração da reivindicação independente, partir para análise das reivindicações dependentes, utilizando os mesmos métodos de literalidade e/ou equivalência, respeitando a hierarquia da dependência.

12º Se a reivindicação independente for infringida, analisar cada reivindicação dependente, verificando se é violada de forma literal ou por equivalência, lembrando que para infringir uma reivindicação dependente é necessário reproduzir não somente os elementos desta reivindicação, mas também todos os elementos da reivindicação das quais depende.

13º Se houver mais de uma reivindicação independente repetir todo o procedimento acima para cada reivindicação independente e suas respectivas reivindicações dependentes, lembrando que para infringir uma patente basta infringir uma reivindicação independente. (BEDIN, 2018)